Bundesge?cht T?bunalf?d?ral Tribunaiefederaie THbunaIfederal 3.1201 9 Besetzung Verfahrensbeteiligte Gegenstand EWEMMH - - - 5 821 . 113311322042 g? jam? 2% Urteil vam 11. Mai 2020 i. zivilrechtliche Abteilung Bundesrichterin Kiss, Pr?sidentin, Bundesrichterinnen Hohl, Niquilie, Bundesrichter R?edi, Bundesrichterin May Cane?as, St?hie. Mundipharma Medical Cempany, Hamilton, Bermuda, Basel Eranch, St. Alban?Rheinweg 74, 4052 Basel, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer Land Rechtsanw?ltin Louisa Galbraith, Schi?baustrasse 2, Postfach 1785, 8031 Z?rich, Beschwerdef?hrerin, gegen Develco Pharma Schweiz AG, Hohenrainstrasse 12d, 4133 Prattein, vertreten durch Rechtsanwalt Andrea Mondini, 12; 8024 Z?rich, Patentnichtigkeit, Beachwerde gegen das Urteil des Bundespatentgerichts mm 7. November 2019 (OZONMOGQL Sachverhalt: At Die Mundipharma Medical Company, Hamilton, Bermuda (Beklagte, Beschwerdefiihrerin) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz auf den Bermudas und lnhaberin des europaischen Patents EP 2 425 821. Dae Patent wurde am 10. Mai 2017 onter anderem rnit Wirkung fiir die Schweiz erteilt und beansprucht pharmazeutische Formoiierungen mit den Wirkstoffen Oxycodon und Naloxon zur Behandiung von Schmer- zen und der gieichzeitigen Reduktion von Nebenwirkungen. Das Patent basiert auf einer Teiianmeidung, die sich aut die interna- tionaie Patentanmeldung WO 2003/084520 vorn 4. April 2003 bezie- hungsweise deren regionale Phase EP 1 492 505 (Stammanmeldung) bezieht. Beansprucht wird die Prioritat der deetschen Patentanmeldun067 vorn 5. April 2002. Anspruch 1 der internationaien Stammanmeldung war wie foigt formuliert: A storage stable pharmaceuticai preparation comprising oxycodone and naloxone characterized in that the active compounds are released from the preparation in a sustained, invariant and independent manner. Nash erfolgter Anderung im Anmeldevertahren lactate Anspruch 1 des Streitpatents EP 2 425 821 schliesslich: Pharmaceuticai oral preparations for use in treating pain and for use in concorrentiy reducing opioid induced obstipation, wherein each preparation comprises as the actives oxycodone or a pharmaceuticaiiy acceptable sait thereof and naioxone or a pharmaceuticaily acceptabie salt thereof, wherein oxycodone or a pharmaceutically acceptabie sait thereof is present in said preparations in a range of usabie absolute amounts and in a ratio of 2:1 to naloxone or a pharmaceutically acceptable sait thereof, characterized in that the actives are released from the preparations in a sustained, invariant and independent manner. Die Deveico Pharma Schweiz AG (Klagerin, Beechwerdegegnerin) ist ein Pharmaunternehrnen mit Sitz in Pratteln. B. Am 19. Mai 2017? reichte die Deveico Pharma Schweiz AG beim Bundespatentgericht eine Klage gegen die Mundipharma Medicai Company, Hamiiton, Bermuda, ein. Ste beantragte, den schweize- rischen Teil des eoropaischen Patents EP2425 821 ale nichtig zu Seite 2 erklaren. Den gleichen Antrag stelite sie betreffend den schweizeri- schen Teii des europaischen Patents E2 2 425 824 (das einer pa- ralielen Teiianmeldung beruht, indes nicht Gegenstand des bundes? gerichtlichen Verfahrens ist). Ste argumentierte unter anderern, der Gegenstand des Patents gehe fiber den Inhalt cler Anmeldung hineus. Die Mundipharma Medicai Company, Hamilton, Bermuda, erhob mit Klageantwort vorn 28. August 2017 Widerkiage und stellte mit Duplik vorn 13. Juli 2018 unter anderern den Eventualantrag, Anspruch 1 des schweizerischen Teiis des europaischen Patents EP 2 425 821 sei wie folgt aufrechtzuerhalten: Storage stable pharmaceutical oral preparations for use in treating pain and for use in concurrently reducing opioid induced obstipation, wherein each preparation comprises as the actives oxycodone or a pharmaceuticalty acceptable salt thereof and naloxone or a pharmaceuticaily acceptable salt thereof, wherein oxycodone or a pharmaceuticaily acceptable salt thereof is present in said preparations in a range of usable absolute amounts and in a ratio of 2:1 to naioxone or a pharmaceuticaiiy acceptable salt thereof, characterized in that the actives are released frorn the preparations in a sustained, invariant and independent mariner. Am 6. Juni 2019 erstattete Patentrichter Tobias Breml ein Fachrichter- voturn, zu elem die Parteien am 25. Juni 2019 und am 20. August 2019 Steilung nahrnen. Mit Urteii vorn 7. November 2019 hiess das Bundes~ patentgericht die Kiage gut und stellte fest, dass jeweiis der schweize- rische Teii der europaischen Patents 425 824 nichtig ist (Dispositiv-Zif?ier 1). Die Widerklage wise as ab (Dispositiv? Zitfer 2). Die Fr. festgesetzte (Dispositiv- ZiiferB) wurde der Mundipharma Medicai Company, Hamilton, Ber- muda, auierlegt (Dispositiv-Zifier 4). Ferner verurteilte das Bundespa? tentgericht die Mundipharma Medicai Company, Hamiiton, Bermuda, der Deveico Pharma Schweiz AG eine Parteientechadigung von Fr. 118815.20 zu bezahlen (Dispositivw?Ziffer 5). C. Die Mundipharma Medical Company, Hamliton, Bermuda, verlangt mit Beechwerde in Zivilsachen, die Dispositiv-Zitfern 1, 4 und 5 else Urteils des Bundespatentgerichts seien aufzuheben. in der Sache beantragt sie, der schweizerische Teil dee eurcpaischen Patents EP 2 425 821 sei ihrem Eventualantrag vom 13. .Juii 2018 aufrechtzu- erhalten; eventualiter sei die Sachs insoweit an die Vorinstanz zu Seite 3 neuem zur?ckzuweisen. Ausserdem set der Beschwerde die autschiebende Wirkung zu erteilen. Das Bundespatentgericht verzichtete auf Vernehmtassung. Die Be? schwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit da- rauf eingetreten werde, das angefochtene Urteil zu best?tigen. Eventualiter sei die Angeiegenheit zu neuer Beurte?ung an die Vorin~ stanz zur?ckzuweisen. Die Beschwerdef?hrerin reptizierte, worauf die Beschwerdegegnertn eine Bupitk eingereicht hat. Mit Pr?sidialverf?gung mm 11. Dezember 2019 wurde dem Gesuch urn Erteitung der aufschiebenden Wirkung superprovisorisch Chen, soweit das Bundespatentgericht die Nichtigkeit des schweize- rischen Teits des europ?ischen Patents EP 2 425 821 festgestetlt hat. Mit Pr?sidiatverf?gung vom 13. M?rz 2020 wurde diese Anordnung be? st?tigt and im Mehrumfang das Gesuch um Erteiiung der aufschieben- den Wirkung abgewiesen. Erw?gungen: 1. 1.1 Die Beachwerde betrifft eine Zivitsache (vgl. Art. 72 BGG) Land richtet sich gegen einen (vgi. Art. 90 BGG) des Bundes? patentgerichts (vgl. Art. 75 Abs. 1 BGG). Dagegen steht grunds?tzlich die Beschwerde in Zivitsachen offen, gem?ss Art. 74 Abs. 2 lit. 886 unabh?ngig vom Streitwert. Auf die Beschwerde Est unter Vorbehalt ei- ner hinreichenden Begr?ndung (vgl. Art. 42 Abs. 2 BGG) einzutreten. 1.2 1.2.1 Dies gilt aiterdings nicht ohne Weiteres f?r das Eventualbegeh- ren, mit dem die Beschwerdef?hrerin die Kosten- und regelung des angefochtenen unabh??tngig vom Obsiegen in der Sacha anticht. Sie beantragt tediglich die Aufhebung der chenden DispositiV?Ziffern und die R?ckweisung zur Neubeurteitung irn Sinne der Erw?gungen. 1.2.2 Nash der des Bundesgerichts ist grunds?tztich ein materietler, das heisst bezifferter Antrag auch bet vom Ausgang der Hauptsache unabh?ngtger Antechtung der verinstanzlichen Kos- ten? Lind Emsch?digungstalgen erferdertich (BGE 143 it! 111 E. 1.2 mit Hinweisen). Indessen gen?gt es, wenn aus der Beschwerdebegr?nw dung hervorgeht, in welchem Sinn der a?gafochtene at? Seite 4 ge?ndert werden sol! (BGE 187 ill 617 E. 6.2 S. 822; 134 111 235 E. 2; Urteile mm 18. November 2019 E. 1.2.1; vom 23. Merz 2018 E. 1.2; vom 19. Januar 2018). 1.2.3 Die vem Bundespatentgericht zugesprochene gung in H?he ven insgesemt Fr. 116815.20 setzt sich zusemmen aus Fr. 66815.20 f?r den Ersatz notwendiger (patentanwattiiche Beratung) und Fr. ale fiir die rechtsanwaltli? Che Vertretung. Aus der Beschwerdebegr?ndung ergibt $1011, (1355 sich die Beschwer- def?hrerin namentiich daran et?rt, dass die ihr auferlegten Auslagen far die patentenwaltliche Beretung beher sind ate die Kosten der geg- nerischen rechtsanwaltlichen Vertretung. Dies t?sst den Schluse zu, dass die Beechwerdef?hrerin die um (mindee- tens) diese Differenz (also Fr. 18815.20) reduziert haben wili. Insoweit kann das Eventualbegehren ate hinl?ngiich betrachtet werden. In der Beechwerdebegr?ndung erfoigen ?ndes keine Ausf?hrungen hin- sichttich der Veriegung der Soweit die Beechwerde- f?hrerin die Authebung von Dispositiv-Ziffer 4 des angefochtenen Ur- teits verlengt in der ihr die Gerichtekesten auferlegt werden kenn auf ihr Begehren daher nicht eingetreten werden. 2. Die Beechwerdef?hretin r?gt, die Vorinstenz babe Art. 28 Abs. 1 tit. 0 P318 (SR 232.14) in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 lit. and Art. 123 Abs. 2 dee Europ?ischen Patent?bereinkommens, revidiert in Mim- Chen am 29. November 2000 SR 0.2321422), vertetzt. 2.1 2.1.1 Nech Ar1.26 Abs. 1 lit. at: PatG 51th des Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit dee Patents fest, ween der Gegenstand des Patents ?ber den inhett des Patentgeeuche in der f?r das Anmeidedetum masegebenden Faesung hinausgebt. Nichtigkeitsgrund ist Art. 138 Abe. 1 111. (2 EP0 entnommen und mit dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1978 (AS 1977 198? ff.) in dae nationale Rebht ?ber- fUhrt warden (1m Rahmen der sag. Harmonieierung; vgt. BGE 121 111278 E. 3a S. 280). Diese beiden Bestimmungen kn?pfen ihrereeits .. seweit es um das europ?ische Erteilungsverfehren geht an Art.123 Abs. 2 EP0 an, worm die Zut?seigkeit von Anderungen im Anmeideverfahren einge- Seite 5 wird. Qemgem?se diirfen die europ?ische Patentanmeidung Lind dae europ?isohe Patent nicht in der Welse ge?ndert werden, dass ihr Gegenstand ?ber den inhalt der Anmeldung in der ursprunglich ein- gereichten Faesung hinauegeht (vgl. auch Art. 58 Abs.2 PetG). in glelcher Weise halt Art. 76 Abs. 1 Satz 2 EPU fest, dass eine europ?- ische Teilanmeidung nur fiir einen Gegenetand eingereicht werden kann, der nicht fiber den lnhalt der friiheren Anmeldung in der ur- epn?ingiich eingereichten Faseung hinausgehl (vgl. auch Art. 5? Abs. 1 lit. 0 PatG). 2.1.2 Mii dieser Regelung sell ausgeschloesen werden, class der Pa- tentinhaber seine Position verbessert, lndem er filir Gegenst?nde Schulz beaneprucnt, die in der urepr?nglichen Anmeldung nicht offen- bart warden sind. Dem Anmelder soil es verwehrt sein, nachtr?gliche Anderungen dder Waiterentwicklungen in des Anmeideverfahren ein- Lind damii ein Schutzrech?l zu eriangen, dae em Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird (Urieile 4A_109f2011, vom 21. Juli 2011 E. 4.3.1; 46.108/1997 vom 9. Juli 1998, in: eici 1999, S. 5811., E. 33; PETER HEINRICH, Korn- mentar, 3. Aufl. 2018, N. 10 zu Art. 58 PaiG/Ari. 123 EPU). Auch wird darauf hingewiesen, class Anderungsverbot im Dienst der stehe: Die ?ffentlichkeii soil nicht durch Patentan- epn?iche ?berraecht werden, welche auigrund der urspn?inglich einge- reichien Fassung nicht zu erwarlen waren (vgl. FRITZ BLUMER, in: Singer/Stadder [Hrsg.], Eurep?iscnes Korn? mentar, 7. Aufl. 2016, N. 36 zu Art. 123 eiehe auch Ur- ieil 4033/2008 mm 31. Mai 2000 E. 3b). 2.1.3 Dabei ist unter dem ?Gegenstand dee Patents? (der naeh Art. 28 Abs. 1 lit. 0 PatG nicht ?ber den lnhalt dee Patentgesuchs hinausge? hen darf) nieht der "Schutzbereich" nach Art. 69 EPU (beziehungswei? se der "seehliche Geltungsbereich? des Art. 51 A138. 2 PatG) zu verste- hen, wie er durch die Patentanspr?che bestimmt wird. Vielmehr gent es debei urn den ?Gegenstend? im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPU (be- ziehungsweise von Art. 58 Abs. 2 PatG), else der ge? sarnien Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen (vgl. Urieil4A_109/2011, mm 21. Juli 2011 E. 4.3.1; BLUMER, N. 34 zu Ari.123 N13 zu Art. 26 Pate/Ari. 138, 124 EPU). Gem?ss der der Beschwerdekammern des Eurdp?- ischen Pateniamte (EPA) erlaubi Art. 123 Abs. 2 EPU eine Anderung naeh der Anmeldung nur im Rahmen deseen, was der Fachmenn der $3115 6 Gesamtheit der Anmeideunterlagen in ihrer urspr?nglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des a?lgemeinen Fachwissens objektiv Lind bezogen auf den Anmeldetag unmittelbar und eindeutig entnehw men kann (siehe der Beachwerdekammer 2/10 vam 30. August 2011 Punkt4.3 S. 27 0nd Punkt4.5.1 S. 36 sowie etwa der Technischen Beschwerdekammer 1852/13 vom 31..Januar 2017 Punkt 2.2.1 8. 71.; siehe zur Be- deutung dieser Praxis fur die nationalen Gerichte: Urteil 40.108/1997 vom 9. Juli 1998, in: sic! 1999, S. 5811., E. 3a; vgl. auch Ur- tei! vom 21. Juli 2011 E. 4.3.1 und Urteil vom 5.0ktober1076 E. 3d, in: PMMBI 19771 S. 53). Dieser wird als ?Goldstandard? bezeichnet. 0513 mm- l?ssige Hinausgehen ?ber den Offenbarungsgehalt kann dabei sowohi im Hinzuf?gen ais auch Em Weglassen von bestehen (Urteii vom 21. Juli 2011 E. 4.3.1). 2.2 Eine Teilanmeidung ist in prozessua?er Hinsicht eine eigenst?ndi? 99, von der Stammanmeldung unabh?ngige Anmeldung. ?nderungen unter?egen daher den aligemeinen Veraussetzungen von Art. 123 Abs. 2 EP0 (siehe in: Benkard, Europ?isches Pa- tent?bereinkommen, 3. A011. 2019, N. 12 21.: Art. 76 EPU). Die Frage, ob sich die Teilanme1dung ihrerseits 1m Rahmen des lnhaits der Stammanmeidung bewegt, beurteiit sich dagegen nach Art. 70 Abs. 1 83.12 2 EP0 (vgi. hierzu namentiich der Technischen Be- schwerdekammer vom 10. Oktober 2003 PunktB S. 5). Dies hat zu Fragen betreffend das Verh?itnis dieser beiden Bestim~ mungen gef?hrt (Em Einzeinen: N. 20 Art. und HEIKO SENDROWSKI. in: Benkard, Europ?isches Patent- ?bereinkammen, 3. Au?. .2019, N. 177?183 20 Art. 123 EPU). Immer? hin finden die Kriterien zur Beurteilung der Zui?ssigkeit von Anderun- gen gem?ss Art. 123 Abs. 2 EPU grunds?tzlich auch bei Art. 70 Abs. 1 851122 EPU Anwendung (vgl. der Technischen Bew schwerdekammern 1852/13 vom 31. Januar 2017 Punkt 2.2.1 8. 8; 0961/00 vom 15. Dezember 2009 Punkt 2 S. 3 mit Hinweisen). Nash den unbestritten gebliebenen Feststeiiungen der Vorinstanz s?mmt der foenbarungsgehalt der Teiianmeldung mit jenem der Siammanmeldung ?berein. Davon gehen denn auch die Parteien aus. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz in Anwendung von Art. 123 Abs. 2 EP0 pr?fte, ob der Gegenstand des erteiiten Pa? tents beziehungsweise des Patents gem?ss Eventualantrag vom Seite 7 13. Jeii 2618 ?ber den i?heit der Stemm? respektive tier Teilen- meidung in deter: ureer?ngiieh eingereiehten 2.3 Dee Buedeepetentgerieht kem zum Ergebnie, Aneptuch 1 dee ee- repeiechen Patents E92425 821 set Wehrend dee Pt?tungevet?tehu tens im Sinne tier dergeiegten Reehteprechueg geendert warden. Degegen wendet etch cite Beechwerdett?ihrerin, Vet Swedes?? geriei'it beemtregt indee nicht mehr die Aefreehtetheitung ciee Pe? tente in trier etteiitet?t Fessungi eendem ear gem?ee Eventuei- entteg vem 13.Ju112018. 2.4 2:4.1 Zu Eventueientteg etweg cite Vetinetenz, ciet darin fer- mutierte Peteeteneemeh 1 unterecheide etch ven det? uteptiingiich ein- geteiehten in Hineieht, set? im Anepmei?i Eventueientteg {tee Sewiehteverh?tmie der beiden Wirketeffe Neiexen we 2 EU 1 eteztsiert Lind dee Merkmai trier Redektfen Opioid-indezferter abetipetien betteri- deibere Nebenwitkueg wetde. Dies dee Bundeepetentgeticht im Eiezeinen wie teigt: Bettie Angebet} eewehl {tee Gewiehteverheitnis eueh die Qbetipetienereduktien seiee in der urepri?ngliehee Anmeidung zwer entheiten, tedee Teii einer Liete Se gum Gewiehtevee heiteie det beieen Witketeite wee teigt warden: in the case at exycedene and preferred weight ratios: at egeniet te entege?iet within a weight retie range ef 25:1 at maximum, preferred are the weight retie ranges 15:1, 111:1, 5:1, 4:1, 311* 2:1 and 1:1. in Bezug eut dae Merkmei der Reduktion Gpieid?ieduziettet Obeti~ patter: hebe die der etepr?ngliehen Aemeidung toigende Liete eetheiten: By the eembinetiee e1 exyeociene and neiexene it ie ensured that ereperetiene eceerding to the inveetten shew an efficient eneigeete activity ene that at the same time, eommen etfeete such as breath end cieveioeme?t ef addictie? ere euppreese?, or at least signifieaetiy reduced. Burch die (Aue?)Wehl ie einee einzigen Eiemertte den beiciee Lisa ten and tries tier itbrigen Aitemetivee werde im Eventuetv Seite 8 antrag eine neue Merkmaiskombination geschaffen. Es sei 2U pri?ifen, ob diese Kombination dem Fachmann einem Team aus einem For- mulierungsweziaiisten Lind einem Kiiniker bereits gestiitzt auf die ur- spriingiich eingereichten Anmeldeunteriagen offenbari warden sei. 2.4.2 Dabei die Vorinstanz fest, dass den Anmeideunteriagen keine Fokussierung auf ein von 2 zu 1 Oder auf die Obstipation als behandelbare Nebenwirkung zu entnehmen sei. Zwar seien unter den in der Anmeldung ebenfaiis enthaltenen Beispieien solche mit einem der beiden Wirkstoffe von 2 zu 1 genannt. Diese indes in einem Zusammenhang mit spezifi- schen Mengen und Ausserdem gebe es auch Beispieie mit anderen Auch im Rahmen der Beschreibung der Nebenwirkungen werde auf die Obstipation nur als eine unter drei gleichwertigen Alternativen Bezug genommen. Einzig bei der Diskussion des Stands der Technik sei eine Hervorhebung der Obstipatidn auszumachen. in den spezifischen Ausf?hrungsbeispielen werde die Nebenwirkung Liberhaupt nicht thematisiert. In den urspr?ngiich eingereichten Unteriagen fehie damit die Offenba- rung, dass das spezifische von 2 zu 1 in einem be- sonderen Zusammenhang mit der Reduktion der Obsiipation stehe. Es mangle sodann einerseits an der unmitteibaren und eindeuiigen Offen- barung des spezifischen von 2 zu 1 ais besonw ders bevarzugt und andererseits an der unmittelbaren Lind eindeutigen Offenbarung der Behandlung der Obstipation als mit besonderen Vor- teilen verbunden. Die Aufnahme dieser in Pa- tentanspruch 1 steiie damit eine unzui?ssige Anderung dar. Der Nich~ tigkeitsklage sei (auch) stattzugeben. 2.5 Die Beschwerdefuhrerin moniert, die Zuidssigkeit von Anderungen im Anmeideverfahren sei stats unter Beriicksichtigung der technischen Gegebenheiten im Einzeifali und im Gesamtkontext der Erfindung zu priifen. Die Vorinstanz h?tte 30 die Beschwerdefiihrerin in Anwen- dung dieses priifen miissen, ob der Eventuaiantrag vom 13..Juii 2018 im Vergleich zur urspr?ngiichen Anmeidung tais?chlich einen Gegenstand mit neuen technischen Informatidnen enthaite. Dies habe sie unterlasseri. Der biosse Umstand, dass Merkmale aus meh? reren Listen der Patentanmeidung in die Patentanspriiche aufgenomw men warden seien, begr?nde fijr sich keinen Verstoss gegen Art. 123 Abs. 2 EM). Seite 9 Sodann seien die beiden in Frage stehenden Merkmale - die Qbstipa- tionsreduktion und das in der urspr?nglich eingew reichten Fassung in einem derart engen Zusamrnenhang offenbart worden, dass der Sacha mach keine Kdmbination von zwei Merkrnalen aus verschiedenen unabh?ngigen Listen vorliege. Der Sachvernalt $93 so zu behandeln, "wie wenn die Reduktion der Opioid-induzierten Obstipation und das 2:1 ein einziges Merkmai wa- ren, das aus einer einzigen Liste mit mehreren Kornbinationen auszu? w?hien" sei. thehin liege aber e?ne unzul?ssige Auswahl van Merkmalen aus mehreren Listen gem?ss der des EPA nur vor, wenn es sich bei diesen Listen um Auflistungen gewissen Umfangs handie. Voriiegend st?nde soweit es um die Nebenwirkungen gehe eine kurze Liste mit drei Elementen in Frage, weshalb die Auswahl von ei~ nem Eiement bereits als mit der urgpr?nglichen Anmeidung offenbart gelten miisse. Eine Verietzung von Art. 123 Abs. 2 EPU scheide waiter auch aus, wenn ein in die Patentansprijche aufgenommenes Merkmal in der urspr?nglichen Patentanmeidung eine van mehreren, technisch gleichwertigen AHemativen darsteiie, wie dies hier der Fail sei. Insbe- sendere verietze das Bundespatentgericht Recht, wenn es die Konkre- te Nennung des von 2 zu 1 als ?ber den ur? sprilmgiichen Gegenstand hinausgehend ansehe, weil es in den ur- spr?ngiich eingereichten Unterlagen nicht als "besonders bevorzugt? offenbart warden sei. Die in der Anmeidung aufgez?hiten Gewichts- verh?ltnisse steilten and gieichwenige Aiternativen dar, washalb es zu? i?ssig sein m?sse, eines davon in den Patentanspruch aufzunehmen. Hinzu komme, dass es f?r den Fachmann erkennbare Hinweise (?Pointer") gebe, welche in den Anmeideunterlagen die Reduktidn Opi- oid?induzierter Obstipation Die Vnrinstanz verlange das Vorliegen eines "spezifischen" Pointers, Damit stelle sie zu hohe Anw- forderungen, denn ein Painter m?sse nicht ausdr?ckiich sein, sondem k?nne sich auch bless implizit aus den Gesamtumst?nden ergeben. in der urspr?ngiichen Anmeldung sei die Obstipation die am h?ufigsten erw?hnte Nebenwirkung. Hinzu komrne, dass einem Fachmann im Priorit?tszeitpunkt bewusst gewesen sei, dass die Obstipation die kli- nisch relevanteste und am h?ufigsten beobachtete Nebenwirkung ei? ner Therapie mi?t Opioiden sei und deshaib unter den verschiedenen in der Anmeidung aufgez?hlten Nebenwirkungen hervorsteche. Auch aus der Darsteilung des Stands der Technik schiiesse ein Fachmann auf die Wichtigkeit der Behandlung dieser Nebenwirkung. Se?te 1O 3. 3.1 Es geht um die Frags, inwieweit das Herausgreifen einzelner Eie? mente aus mehreren Listen mit je mehreren alternativen Ausf?hrungs- formen Oder Merkmaien w?hrend des Anmeldeverfahrens zul?ssig ist (Prob1em c133 sing/mg cut; dazu im Einzeinen etwa BLUMER, N. 94?97 20 Art. 123 ANDREAS SCHRELL, "Singling out? Oder das ?Listen"?Argument vor dem Eurap?ischen Pa?ientamt, GHUR int. 2007, SE 072 Es ist unstreitig, dass der von der Beschwerdef?hrerin geltend ge- machte Patentanspruch denkgesetzlich von der ursprijngiichen Anmel- dung umfasst Est. Gewisse der alternativ aufgez?hlten Elemente kon- kret: andere in der Anmeldung genannte 0nd behandelbare Nebenwirkungen 51nd indes im Rahmen des Anme?de? verfahrens weggefallen. Die der urspr?nglichen Anmeidung zugrunde iiegende Gleichwertigkeit wurde damit ersetzt durch die Anweisung, zur Problemi?sung eine ganz bestimmte Ausf?hrungsform einzusetzen (siehe auch SCHHELL, S. 673). Da dies mit Bezug auf zwei Listen ge- schah, wurde ein Zusammenhang geschatfen zwischen dem spezifi- schen der Wirkstoffe Oxycodon und Naloxon von 2 20 1 einerseits und der Reduktion Opioid-induzierter Obstipation ande- rerseits. Es stelit sich die Frage, ob sich dies mit Art. 123 Abs. 2 EPU vertr?gt. 3.2 Zum Pmblem des Streichens von Elementen aus Listen w?hrend des Anmeldeverfahrens besteht eine reichhaltige der Beschwerdekammem (3195 EPA. lm Ausgangspunkt steht dabei die Frage, 0b sich der im Streitpateni beanspruchte Gegenstand bezie- hungsweise die darin beanspruchte Merkmaiskombination far den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus den ursprunglich eingereich? ten Anmeideunterlagen entnehmen lasst (siehe der Technischen Besshwerdekammer 1799/12 vom 261 M?rz 2014 PunktZA S. 12; vom 25. Januar 2011 Punkt?? S. 7). Grunds?tziich wird dabei davon ausgegangen, dass die Beschr?nkung auf ein Merkmal aus einer Liste zul?ssig ist (siehe etwa der Technischen Beschwerdekammer 2134/10 vom 14. November 2013 Punk15 S. 11). Ebenfalis nicht beansiandet wird prinzipieil die Streichung in mehreren Listen, wenn noch immer je mehrere Alter- nativen beansprucht warden, mithin eine generische Gruppe verbleibt, die sich zum Gegenstand in der urspr?nglichen Anmeidung nur durch ihre geringere Gr?sse unterscheidet (siehe der Technischen Besshwerdekammer 1075/12 vom 26. Aprii 2016 P01110251 S, 6 1506/13 vom 8. Mai 2015 Punkt 4,2 8. 6 AIS Seize 11 unzul?ssig wird dagegen regelm?ssig erachtet, wenn im Anmeldeveru? fahren aus mehreren Listen je eine einzige Bedeutung ausgew?hlt wird, weil und soweit dadurch eine Ausf?hrungsform einer Kombi- nation von besiimmten Merkmalen k?nstiich geschaffen wird, welche in dieser Farm keine Basis in der urspr?ngiichen Anmeldung hat (sie- he der Technischen Beschwerdekammer 2013/08 vom 18. April 2010 Punkt 2.2 S. 181. mit weiteren Hinweisen sowie die Ent- scheidungen, die SCHRELL, 6.1.3.0., S. 678 sub. Ad a) zitiert). In diesem Fail wird der mit der Anderung nicht bless eingeschr?nkt. sondern es wird ein technischer Beitrag im Vergleich zum ursprUnglich offenbarten Gegenstand geleistet (siehe der Techni? schen Beschwerdekammer 1506/13 vom 8. Mai 2015 Punkt 4.2 S. 61.). Anders kann es sich verhalten, wenn es bereits in der ur- spr?ngiichen Anmekjung Hinweise auf diese Kombination gab; so bei- spielsweise, wenn die letztiich ausgew?hlten Elemente als ?beverzugt? gekennzeichnet worden sind (siehe der Technischen Beschwerdekammer 1799/12 vom 26. M?rz 2014 Punk12.4 S. 13; 0586/99 vom 22. Januar 2003 Punkt 4.3.3 S. 8). Dabei Est stets auf die Verh?itnisse im konkreten Fan abzusteiien (siehe bereits dung der Technischen Beschwerdekammer vom 21. Sep- tember 1999 Punkt 2.4.3 S. 12). 3.3 Die Vorinstanz legte ihren Ausf?hrungen diese Kriterien zugrunde. Sie untersuchte. welche Kombinationen einem Fachmann gest?tzt auf die urspr?ngliche Anmeidung offenbart Worden sind. Sie berucksichtig- te, dass das biosse Streichen van Eiementen mehrerer Listen grund? s?tzlich nicht zu einem neuen technischen Beitrag f?hrt und insoweit zui?ssig ?st. Sie erwog aber, class im voriiegenden Fali zwei Merkma- ie das spezifische von 2 21.1 1 und die ("J?bstipaw tionsreduktion ais behandeibare Nebenwirkung aus je einer Liste volist?ndig individualissiert women seien. Die Auswahi dieser beiden Elemente Land damit deren Kombina?tion k?nne - $0 der Schluss der Vorinstanz f?r den Fachmann nicht als in den urspr?nglich einge? reichten Unteriagen Offenbart gelten. 3.4 Die Beschwerdef?hrerin halt den Erw?gungen der Vorinstanz irn Wesentiichen 1hr eigenes Verst?ndnis der der Be- schwerdekammern des EPA und deer in der Patentanmeldung enthalte- nen Beschreibung entgegen. Washalb aber ein Fachmann den Bezug des spezi?schen van 2 zu 1 zur Reduktian Qpioid?induzierter Obstipation aus den urspriinglich eingereichten Un- teriagen unmitteibar und eindeutig h?tte ableiten k?nnen, zeigt sie nicht auf. Sie beschr?nkt sich in diesem Zusammenhang auf die Fest- Seite 12 stellung, dess die Reduktion Opioid-induzierter Obetipatien in der ur- spr?ngiichen Anme?dung els ?eine prim?re Wirkung der Erfindung" er? w'elhnt werde und dass des "zwischen den Wirketoffen zu w?hlende in eine unmitteibare und eindeutige Verbindung mit der "Reduktion von Nebenwirkungen" gebracht warden sei. Auch der Umstand, class die Obstipation die in der Anmeidung meistge- nennte sowie in der Praxis die am h?ufigsten beobachtete und am schwersten zu behandeinde Nebenwirkung sein mag (wie die Be- echwerdefijhrenn behauptet), weist nicht auf eine eelche Kombination hin. Die Beschwerdef?hrerin r?urnt ferner ein, dase das Gewichieverh?ltnis von 2 zu 1 in der urepr?nglichen Anmeldung weder ais beeonders bevorzugi (sondern eben nur ale "gleicheam be- vorzugt" wie endere und auch eonst nicht in re- Eevanter Weiee hervorgeheben worden were. Vor diesem Hintergrund kann aber der vorinstanzliche Schluss nichi beanetandet werden, wo- nech ein Fechmann den ureprijnglich eingereichten Anmeldeunterla- gen ein Zusammenheng zwischen dem spezifisehen nis van 2 211 1 und der Reduktion Opioid-induzierter Obstipation nicht unmittelber und eindeutig in dieser individualisierten Form entnehmen konnte und damit der Gegensiend des Patents ?ber den Inhalt der An~ meldung in der ureprijnglich eingereichten Faseung hinausgeht. Bass dabei die Liste mit den behendelberen Nebenwirkungen in der ur? spr?ngiichen Anmeidung (nur) drei Aiternativen enthielt, von denen eine ausgew?hlt wurde, ?ndert daran nichts (eiehe auch der Techniechen Beechwerdekammer 0098/09 vom 27. Oktober 2011 Punkt2.1 S. 3.5 Zusammenfaseend ist der Vorinstanz keine Verletzung van Art. 26 Abs. 1 Hit. PaiG (in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 0 und Art. 123 Abs. 2 EPU) vorzuwerfen, wenn sie den echweizeriechen Teil des europ?ischen Patents EP 2 425 821 ale nichtig erachtete. 3.6 Dee Bundespetentgericht wiee ?berdiee darauf hin ohne dazu abechiieesend Steilung zu nehmen -, daee in der Beechreibung der urn spr?ngiichen Anmeidung devon die Rede sei, dass die drei genannten Nebenwirkungen mit den in Frege etehenden Wirkstoffen ?unterdr?ckt Oder wenigetens wesen?ich reduziert" w?rden. lm Streitpatent (wie euch im Eventueientrag vem 13. Juli 2018) aber nur die "Reduk- tion" beaneprucht warden. Es stelle sich die Frage, 0b nicht auch darin eine weitere unzui?seige Auswahl zu sehen sei. Wie es eich damit verh?lt, kenn dahingestelli bleiben, da dae angefochtene Urteil aus den vorgenanmen Griinden ohnehin zu sch?tzen ist. Damit er?brigt Sich insbesondere eine Beurteiiung der R?ge der Beechwerdef?nrerin, Seite 13 diese vorinstanztiche Argumentation set in Verletzung von Art. 183 Abs. 3 ZPO Em Fachriehtervotum nicht offengelegt warden. Auch aut Erw?gung 43 des angefochtenen Urteits, in der dae Bundespatentge? richt tm Sinne einer Eventuatbegr?ndung auf (mbgtiche) Widerspr?che in den Ausfuhrungen der Beechwerdef?hrerin hinweist und worin diese eine Verletzung von Art. 57 ZPO erbtickt, braucht eingegangen zu werden. 4. 4.1 Sodann moniert die Beschwerdef?hrertn, ihr Anspruch auf recht- tiehes Geh?r (Art. 29 Abs. 2 EV) sei verietzt worden. Ste kritisiert, das Bundespatentgericht habe verechiedenttich das von ihr ?frist- und formgerecht? eingebraehte ?attgemeine Fachwissen" ausgeblendet, insbeeondere bei der Pr?fung, 0b in der Anmetdung ?ausreichende Pointer? vori?gen, die eine Fachperson die Reduk- tion Opioid-induzierter Obstipatten hinwiesen. Sodann babe das Bun- despatentgericht nicht im Einzelfatl gepr?ft, 0b dem Fachmann ?unter Ber?cksichtigung alter Umet?nde" tats?chtich ein neuer Gegenetand offenbart warden sei, eondern ?formaiistiech? darauf dass "jede Kombination von Merkmaten mindestens zwei Listen unzu- l?estg" sei. 4.2 Genau besehen begr?ndet die Beschwerdef?hrertn ihren Verwurf damit, dass die Vorinstanz ihrer Rechteauffassung nicht foigte. Dies steltt von vornherein keine dar (vgi. Ur- teit vom 23. September 2019 E. 4). Aueh in der Sacha geht ?bre Kritik fehl. Ste ?bergeht namenttich, dase dae Bundespatent- gericht ausdr?cklieh nicht ailein auf das formetle Kritertum der "Ausw wahl von Merkmalen aus mehreren Listen? abstellte, sorrdern im Ein- klang mit der hierzu ergangenen wetchen tnformationegehalt etch dem Fachmann der urspr?ngtichen Anmel- dung unmittelbar und eindeutig 5. Die meint in ihrem Eventuatstandpunkt, die Par- teientech?digung set rechtefehterhaft warden. Die Vorin? stanz habe Art. 95 Abs. 2 tit. a und Art. 105 Abs. 2 2P0 sowie Art. 3 des Regiemente ?ber die Prozesskosten beim Bundespa?tentgericht (KR?PatGer; SR 173.4132) vertetzt. 5.1 Gem?ss Art. 32 Satzt (SR 173.41) sprieht dae Bundes- patentgericht die Parteientech?digung nach dem Tarit (vgt. Art. 33 zu. Nach Art.3 KR?PatGer umfaset die der obsiegenden Seite 14 Partei zustehende Ea?eientech?digung unter anderem den Ersatz not? wendiger Ausiagen Dazu gehc?jren die Aufwendungen Iedigiich beratend t?tiger Patentanw?ite (Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer). 5.2 Die Beschwerdef?hrerin bringt irn Einzelnen vor, gem?ss der des Bundespatentgerichts d?rfe der Ersatz der Aus- Iagen far die patentanwaltliche Beratung die Kesten rechtsanwaltiicher Vertretung nicht ?bereteigen. Eine Abweichung von diesem Grundsatz sei nur ausnahmsweise zul?seig und masse besonders begr?ndet werden. lr?n voriiegenden Fail I?gen die Auslagen f?r die patentanwalt- iiche Beratung von Fr. 69815.20 deutlich ?ber den Anwaitskesten von Fr. seien ?berdies schon "?useerst hoch" angesetzt warden Lind I?gen ?ber dern ?oberen interpelierten Rahmen", der ge- m?ss Art-4f. KR-PatGer f?r Verfahren mit einem Sireitwert ven Fr. 600600." ?rund Fr. betrage. Die Verinetanz begr?nde nicht, weshalb der zugesprechene Auslagenersatz die Entech?digung far die Anwaltskosten in diesem Mass ?bersteige. Hinzu komme, dass die von der Beechwerdegegnerin f?r das bundes- patentgerichtliche Verfahren geltend gemachten Patentenwaitsausla? gen diejenigen der Beschwerdef?hrerin um das Zweifache ?berstiegen und auch h?her seien als d?e Auslagen, deren Ersatz die Beechwerdew gegnerin im Paralleiverfahren zum europ?ischen Patent EP 2 425 825 beantragt habe, abschon sich in beiden Verfahren ?hnliche Hagen gem stem h?tten. Sedann habe die Beechwerdegegnerin in diesem Ver- fahren ?Synergien" nutzen kennen und keine Hauptverhandiung warden. 5.3 Bei der Beantwortung der Erage, ob eine Auslage ais notwendig zu ersetzen ist, verf?gt das Bundespatentgericht ?ber Ermeseen. Dae Bundesgericht echreitet nur mi: Zur?ckhaitung ein (vgi. im Einzeinen BGE141 ill 97 E. 11.2). Des Bundespatentgericht iegte naehveilziehbar dar, dass der patent~ anwaltliche den rechtsanwaitiichen Aufwand bei einer Nichtigkeitskia- ge ?bersteigen karma. Danni? ist dem Hauptvorwurf der Beechwer- def?hrerin der Boden entzegen, wenach die Vorinstanz Differenz nicht erkl?rt habe. Der von der Beschwerdef?hrerin zitier- ten Praxis dee Bundespatentgeriehts, wonach der Maximalbetrag fUr den patentanwaltlichen Auslagenersatz ?von der Grassenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entech?digung anzusiedein" sei, Iiegt effenbar der Gedanke zugrunde, class nur bei einer solchen Beschr?nkung dae Kostenrisike vorhersehbar bleibt (vgi. Urteil des Seite 15 Bundespatentgericht3 Oasm?as mm ?30. Juni 2916 5.5). Inwie- fem dieser Gesich?tspunki? 3m veriiegenden Fail die ermegsensweige Zusprechung des var: der Baachwerdegegnerin beamragten Ausiaganu ersatzes (tier sEch math 3m Tarifrahmen if}? die rechtsanwaitliche Vern iretung gem?ss Art. 5 KF?inatGer halt) verbieten wards? tut die Be? Sshwerdef?hrerm night dar. Zu den ?brigen Vorw?arfen bemerkte dag Bundegpaiemgericht Lamar anderem, dass in dem van der Beachwerdef?hrer?n erw?hmen Pa~ ralielverfahren nur e?n Patent zu heurteilen war (und nicht wie hier zwei Patente im Strait standen). E3 f?hrte sodam aus, dags es auf die van der Beachwerdefz?hmrm geitend gemachteng zum Vergieich heran- gezagenen Ausiagerz fiir defer: patentanwal?iche Beratung a?ein nicht a?kamme, and as begr?ndetei weshaib Synergien aus paraneien Teiiw anmeidungem deren germge Unferschiede eine sorgf?itige Gewich- tang d8?? Argumente erfarderten nu? germg Eng Gewicht fieien. Wag d?e Beschwerdef?hrerin dagegen mrbringt, zeigt keinen vom Bundegu gerisht karrigierbaren Fehier in der varirsstanz?chen Ermessensaus? ?bung auf. 6, Be?chwerde is? abzuwaisen, saweii darauf eingetreten warden Ram. Be? diesem Auggang dag Verfahrens wird die Besshwerdef?h- rerin kastgw und (siehe Art, 86 Abs? um! A3188 Abs. 1 und 2 BGGL Seile 16 Demnach erkennt das Bundesgericht: 1. Die Beechwerde wird ehgewiesen, seweit daraui einzutreten ist. 2. Die von Fr. werden der Beechwerdef?hrerin auferiegt. 3. Die Beechwerdef?hrerin hat die Beschwerdegegnerin fiir das bundesw gerichtiiche Verfahren mit Fr. zu 4. Diesee Urteil wird den Parteien und dem Bundeepatentgericht schrift? iich mitgeteiit. Lausenne, 11. Mai 2020 im Namen Cier I. ziviirechtiichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Die Pr?sidentin: Der Gerichteschreibeixmww Kiss Seite 1?