4Bundesgericht Tribunal f?d?ral Tribunale federale Tribunal federal Besetzung Verfahrensbeteiligte Gegenstand EINGEBANBEN Urteil vom 17. Juni 2020 l. zivilrechtliche Abteilung Bundesrichterin Kiss, Pr?sidentin, . Bundesrichterinnen Niquille, May Canellas, Curchod. imtmedical ag, Gewerbestrasse 8, 9470 Buchs SG, vertreten durch Rechtsanwalte Dr. Rudolf A. und Ernst J. Brem,, Hirschengraben 1, 8001 ZL?irich, Beschwerdefiihrerin, gegen Hamilton Medical AG, Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Gasser, St. Annagasse 9, Postfach 1162, 8021 Zijlrich, Beschwerdegegnerin. Erfindungspatent, Novenrecht, Beschwerde gegen das Teilurteil des Bundespatent- gerichts vom 17. Dezember 2019 Sachverhalt: A. Die Hamilton Medical AG, Bonaduz/GR (Patentinhaberin, Klagerin, Be- schwerdegegnerin) ist Inhaberin des Schweizer Patents 70175531 "Durohflussmessf?hier", das am 7. September 2009 angemeldet und am 14. Marz 2014 erteilt wurde. A.a Durchfiussmessf?hler dienen der Bestimmung der mung eines Patienten. Sie funktionieren grundsatzlich so, dass ein Stromungswiderstand in den eines Gehauses eingebracht wird, wodurch ein Druckabfall zwischen der "Kammer" vor dem Widerstand und derjenigen nach dem Widerstand proportional zur entsteht, der zur Bestimmung der mung gemessen wird. F0r die Messung wird ein (Differential-)Druck- sensor verwendet, der ?ber mit der ersten und der zweiten "Kammer" verbunden ist. A.b Das Patent CH 70175581 dient der Verbesserung vorbekannter Die Patentanspr?che 1, 4 und 10 Iauten wie folgt: mit - einem ein zyiindrisches Gehause definierenden Durchgang mit einer ersten Durchgangsoffnung und einer zweiten Durchgangsoffnung, - einem im Durchgang des Gehauses angeordneten Stromungswider- stand, welcher das Gehause in einen ersten und einen zweiten Ge hauseteil unterteiit, - einer ersten mit einer Verbindung zum Innern des ersten Geh?iuseteiis, und einer zweiten mit einer Verbindung zum Innern des zweiten Gehauseteils, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und zweiten in einem Abstand voneinander auf dem gleichen Gehauseteil angeordnet sind. 4. gemass einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei am ersten Geh?useteii und am zweiten Gehauseteil zur Verbin dung der Geh?useteile Flansche mit ausgebildet sind. 10. gemass einem der Anspriiche 4-9, wobei die Verbindungen teilweise in den verlaufen und/ oder als ("fonungen durch die flache austreten." Seite 2 A.c Die imtmedical AG, Buchs/SG (Beklagte, Beschwerdefiihrerin) vertreibt unter anderem die "i.flow 200" bzw. "i.flow 200 und "i.flow 200 (Erwachsenenausfiihrung) und "i.flow 40" bzw. "i.tlow 40 (Kinderausfiihrung), die nach der Behauptung cler Patentinhaberin das CH-Patent Nr. 70175581 verletzen. B. Mit Eingabe vom 31. Mai 2016 beantragte die Patentinhaberin dem Bundespatentgericht im Wesentlichen, es sei der Beklagten der Ver- trieb von mit bestimmten Merkmalen zu verbie- ten sowie die Einziehung und Anordnung der sich im Eigentum der Beklagten befindenden anzu? ordnen. Die Beklagte sei zudem zur Rechnungslegung und Gewinn- herausgabe zu verpflichten. In der Klageantwort vom 19. September 2016 beantragte die Beklagte im Wesentlichen die Abweisung der Kla- ge und erhob namentlich den Einwand der Patentnichtigkeit. Am 10. November 2016 erstattete die Kl?gerin die auf den Nichtig- keitseinwand beschr?nkte Replik. Am 20. Dezember 2016 fand eine Vergleichsverhandlung statt. Am 20. M?rz 2017 erstatte- te die Kl?gerin eine erg?inzende Replik und ?inderte ihre ren. Mit Eingabe vom 6. Juni 2017 erstattete die Beklagte die Duplik und ?nderte ihre Am 7. Juli 2017 nahm die Kl?'tgerin Stellung zur Duplik. Am 10. April 2018 erstattete Patentrichter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum, wozu die Kl?gerin am 3. Mai 2018 Stel- lung nahm. Am 14. Mai 2018 wurde das Verfahren bis 30. Juni 2018 sistiert. Nach Authebung der Sistierung am 4. Juli 2018 nahm die Be- klagte am 13. Juli 2018 zum Fachrichtervotum Stellung. Am 29. Okto- ber 2018 land die Hauptverhandlung vor dem Bundespatentgericht statt. Mit Teilurteil vom 18. Dezember 2018, das mit Beschluss vom 24. Ja- nuar 2019 wegen Schreibfehlern berichtigt wurde (die im Folgenden ohne besondere Kennzeichnung beriicksichtigt sind), erkannte das Bundespatentgericht wie folgt: In teilweiser Gutheissung des Unterlassungsbegehrens wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von ftir jeden Tag der Nichterfijllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Orga- ne nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall, verboten, Durch- flussmessfiihler in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die Schweiz und in Liechtenstein einzufiihren, aus der Schweiz und aus Liechten- stein auszuf?hren, in der Schweiz uncl in Liechtenstein und aus der Schweiz Seite 3 und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in Verkehr zu bringen und daftir Werbung zu betreiben (auch Cuber Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu be- sitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstelien zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/oder ihre Begehung zu beg?nstigen und/ oder zu erleichtern, wobei die foigende Merkmaie auf- weisen: - ein zylindrisches Geh?iuse, das einen Durchgang mit einer ersten Durch- am einen Ende und einer zweiten Durchgangs?ffnung am anderen Ende aufweist; - das zylindrische Geh?use ist aus einem ersten Geh?useteil und einem zweiten Geh?useteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dtinne Membran eingeklemmt ist, die sich durch den Durchgang des Geh?uses erstreckt; eine erste fiir eine Verbindungsleitung, welche erste An- Uber einen zwischen dem ersten und zweiten Geh?useteil veriaufenden Kanal sowie einen im ersten Geh?useteii veriaufenden ers- ten Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Geh?useteils verbunden ist; - eine zweite for eine Verbindungsieitung, welche zweite Uber einen zwischen dem ersten und zweiten Geh?useteii verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Geh?useteil verlaufenden zweiten Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Geh?useteiis ver- bundenist - die erste und zweite sind in einem Abstand voneinander auf dem ersten Geh?useteil angeordnet; - das erste Geh?useteil umfasst einen ersten Fiansch mit einem Fiansch- fortsatz, das zweite Geh?useteil umfasst einen zweiten Fiansch mit einem und das erste Geh?useteil und das zweite Geh?useteil sind tuber den ersten Flansch mit und den zweiten Fiansch mit bzw. deren aneinander liegenden miteinander verbunden; und - die Verbindung von der zweiten zum Innern des zweiten Geh?useteils verl?uft teilweise ?ber einen zwischen dem ersten und zwei- ten Fiansch mit verlaufenden Kanal tiber die Fiansch- druckfl?chen hinweg. lm weiteren Umfang wird das Unterlassungsbegehren gem?ss Ziff. 1 abge- wiesen. Seite 4 2. Die Unterlassungsbegehren gem?ss Ziff. 2 und 3 werden abgewiesen. 3. In teilweiser Gutheissung des Ziff. 6 wird die Beklagte verpflichtet, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 ftir jeden Tag der mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 mit Busse im Widerhandlungsfall, binnen 30 Tagen nach Eintritt der dieses Teilurteils s?mtliche sich in der Schweiz oder in Liechtenstein in ihrer Verngungsgewalt befindlichen Vorrich- tungen gem?ss Ziff. 1 vorstehend zu vernichten. Im weiteren Umfang wird das Einziehungs- und Vernichtungsbegehren gem?ss Ziff. 6 abgewiesen. 4. In teilweiser Gutheissung des Ziff. 4 wird die Beklagte verpflichtet, der Kl?gerin binnen 60 Tagen nach Eintritt der dieses Teilurteils - Namen und aller gewerblichen Abnehmer der Vorrichtungen gem?ss Ziff. 1 vorstehend mitzuteilen, - s?mtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten und -preisen) fCIr Vorrichtungen gem?ss Ziff. 1 vorstehend in Kopie zur Verf?gung zu stellen. Im weiteren Umfang wird das Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren gem?ss Ziff. 4 abgewiesen. Das Bundespatentgericht gelangte zum Schluss, dass der Anspruch 1 des Patents CH 70175531 durch das von der Beklagten in der Duplik eingereichte japanische Patent JP 861-205023 (in der Ubersetzung eingereicht als vorweggenommen sei. Dage- gen hiess das Gericht das Eventualbegehren zu gut, das die Kl?igerin in der erg?nzenden Replik vom 20. M?rz 2017 gestellt hatte. Dabei fasste das Gericht die Merkmale des auf einer Kombination der erteilten Anspr'L'Iche 1, 4 und 10 beruhenden Haupt? anspruchs in den Merkmalen a-k (ohne und h) zusammen und kam zum Schluss, dass der so definierte Anspruch der Kl?gerin nicht neu? vorweggenommen sei und auf erfinderischer T?tigkeit beruhe. Das Gericht kam sodann zum Schluss, die Ausf?hrungen der Beklagten s?mtliche Merkmale des eingeschr?nkten Hauptan- spruchs wortsinngem?tss verwirklichen. Seite 5 C. Mit Beschwerde in Zivilsachen stellte die Beklagte das ren, das Teilurteil des Bundespatentgerichtes vom 18. Dezember 2018 mit Berichtigung vom 24. Januar 2019 sei aufzuheben und die Klage sei vollumf?nglich abzuweisen, eventualiter sei die Sache zu neuem an die Vorinstanz zurUckzuweisen. Mit Urteil vom 6. August 2019 (teiiweise publiziert in BGE 146 ill 55) hiess das Bundesgericht die Beschwerde teilweise gut, hob das Urteil des Bundespatentgerichts vom 18. Dezember 2018 auf und wies die Sache an die Vorinstanz zur?ck. D. Mit Teilurteil vom 17. Dezember 2019 wies das Bundespatentgericht prozessuale Antr?ge der Kl?gerin ab und best?tigte im Ubrigen das Dispositiv des Teilurteils vom 18. Dezember 2018. E. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte, das Teilurteil des Bundespatentgerichts vorn 17. Dezember 2019 sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen, eventualiter sei die Sache zu neuem an die Vorinstanz zur?ckzuweisen. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz hat aut eine Vernehmlassung verzichtet. Die Parteien haben unaufgefordert repliziert und dupliziert. Erw?igungen: 1. Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG), sie richtet sich gegen einen des Bundespatentgerichts (Art. 75 Abs.1 BGG), mit dem ?ber einen Teil der objektiv geh?uften, unabh?ngigen Begehren endgiiltig worden ist (Art. 91 lit. a zur Antechtbarkeit eines vgl. Urteil vom 20. Dezember 2017 E. 1.2, nicht publ. in BGE 144 Ill 43), die Beschwerdeftihrerin ist mit ihren Begehren nicht volist?ndig durchgedrungen (Art. 76 BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs. 2 lit. BGG) und die Beschwerdetrist ist eingehalten (Art. 100, 46 Abs. 1 lit. 0 BGG). Aut die Beschwerde ist unter Seite 6 Vorbehalt hinreichend begrtindeter Hagen (Art. 42 Abs. 2, 106 Abs. 2 BGG) einzutreten. 2. 2.1 lm Urteil vom 6. August 2019 fiihrte das Bundesge- richt aus, das Bundespatentgericht habe Bundesrecht verietzt, indem es der Beschwerdegegnerin erm?glichte, (wenigstens) zur Frage der Patentg?ltigkeit dreimal unbeschr?nkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen und gesttitzt darauf namentlich ihre Patentanspruche neu zu formulieren, ohne zu prtifen, ob die fraglichen Noven ausnahmswei- se nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zul?ssig gewesen seien (E. 2.4). Da die vom Bundespatentgericht als erachtete japanische JP 861-205023 (Entgegenhaltung E10) erst in der Duplik formeli ins Verfahren eingebracht wurde, sei sie als Novum zu be- trachten. Ob die Beschwerdegegnerin zur Entgegnung dieses Novums ihrerseits eine als unechtes Novum aufzufassende ihres Patentanspruches vornehmen durfte, beurteile sich nach Art. 229 ZPO. Nachzuweisen sei insbesondere, dass das als Reaktion auf Du- pliknoven vorgebrachte unechte Novum trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vor h?tte ins Veriahren eingebracht werden k?nnen. Damit der klagenden Partei dieser Sorgfaltsnachweis gelinge, sei im- merhin unabdingbar, dass das Dupliknovum far diese Noveneinga- be kausalsei. Erforderlich sei einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst habe, andererseits dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen seien. Das Bundespa? tentgericht h?tte folglich priifen solien, ob zwischen der in der Duplik eingebrachten japanischen JP 861-205023 (E10) und der verbalen des Klagepatentsein Kausaizusammenhang bestehe, d.h. ob die spezifisch durch das Dupliknovum E10 veranlasst worden sei (E. 2.5). wurde die Sache zur Beur- teilung dieser Frage zuriickgewiesen. 2.2 Infolge des prLifte das Bundespatent- gericht, ob das Dokument E10 ftir die verbale des Pa- tentanspruches kausal gewesen sei. Dies bejahte es. Zun?chst fl'ihrte es aus, das Dupliknovum E10 sei nicht vorhersehbar gewesen. Weiter erkannte es, dass die Beschwerdegegnerin durch das Dupliknovum E10 zur verbalen des Patentanspruches veranlasst worden sei. Die des geltend gemachten Anspruchs in der Stellungnahme zur Duplik sei sodann in technischer und themati- scher Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven, insbesondere auf das Seite 7 Dupliknovum E10 und ohne Verzug im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfolgt. 3. 3.1 Nach einem des Bundesgerichts sind so- wohl dieses selbst als auch die Vorinstanz(en) an die rechtliche Beur- teilung, mit der die RUckweisung begr?ndet wurde, gebunden. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien, abge- sehen von allenfalls zul?ssigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unter- stellen oder die Sache unter rechtlichen zu prL'ern, die im ausdr?cklich abgelehnt oder Uberhaupt nicht in Erw?gung gezogen worden waren (BGE 135 334 E. 2 mit Hinweisen). 3.2 3.2.1 Gem?iss dem vom 6. August 2019 wurde die Sache an die Vorinstanz zur?ckgewiesen damit sie nur, aber immerhin, die Frage des Kausalzusammenhanges zwischen dem Dupliknovum E10 und der verbalen pr?ft. Der Be- schwerderhrerin kann demnach nicht gefolgt werden, wenn sie mit wiederholtem Hinweis darauf, dass das (erste) Teilurteil des Bundes- patentgerichts mit dem Urteil des Bundesgerichts aufgehoben worden sei ausf?hrt, die Vorinstanz h?tte "alle ger?gten M?ngel des ersten Ver- fahrens" beheben m?ssen. Aufgrund der erw?hnten Bindungswirkung besteht auch im vorliegenden Verfahren kein Anspruch auf die erneute Beurteilung von Punkten, ?ber die das Bundesgericht im Rackwei- bereits hat. Zu beurteilen sind neben der umstrittenen Frage des Kausalzusammenhanges unten E. 4) einzig die in der Beschwerde vom 1. Februar 2019 geh?rig verge- brachten Punkte, die das Bundesgericht im Urteil vom 6. August 2019 unbeurteilt liess. 3.2.2 Das Bundesgericht erwog in E. 2.5.3 des R?ckweisungsent- scheides, der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin die kung der PatentansprUche bereits in der sog. erg??mzenden Replik? also noch bevor die vorerw?hnte japanische formell ins Verfahren eingebracht wurde vornahm, sei bei der PrUfung des Kau- salzusammenhangs ohne Belang. Die Beschwerdef?hrerin setzt sich darUber hinweg, wenn sie im ersten Teil ihrer Beschwerde an mehre- ren Stellen vorbringt, die verbale der Beschwerdegeg- nerin in der Stellungnahme zur Duplik stelle bloss die Wiederholung der der Patentanspr?che in der erg?nzenden Replik Seite 8 dar, und versucht, daraus etwas zu ihrem Gunsten abzuleiten. Auf- grund der Bindung des Bundesgerichts an den eigenen RUckwei- k?nnen diese Vorbringen im vorliegenden Verfahren nicht berUcksichtigt werden. 3.2.3 3.2.3.1 lm hielt das Bundesgericht in Bezug auf die in der (ersten) Beschwerde der Beschwerdef?hrerin eventua- liter vorgebrachten RUgen (willk?rliche Auslegung von technischen Be- griffen, Verweigerung des rechtlichen Geh?rs, Verletzung des Patent- rechts und des fest, dass diese infolge der Aufhebung des Teilurteils vom 18. Dezember 2018 aus anderen Grt'Jn- den nicht zu behandeln seien. Immerhin fUhrte es aus, dass diese RU- gen prima facie unbegr?ndet seien. Dies hindert die Beschwerde?jhre- rin nicht daran, diese Fi?gen im zweiten Teil ihrer (neuen) Beschwerde erneut vorzutragen, wobei sie ihre Beschwerde vom 1. Februar 2019 diesbez?glich w?rtlich 'L'Ibernimmt [Beschwerde, R2. 100-120]. 3.2.3.2 Wie die Beschwerdef?hrerin selber erkennt, stUtzen sich ihre RUgen nicht auf den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt. Das Bundespatentgericht stellte fest, dass die Verbindungen von den zum lnnern des ersten/zweiten Geh?useteils durch die verlaufen. Demgegen?ber ?bringt die Be? schwerdef?hrerin vor, dass bei den angegriffenen Ausf?hrungsformen durch die keine Verbindungen verlaufen. Inwie- fern die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unhalt- bar sein soll, legt sie dabei nicht dar. Der Vorinstanz wirft sie im Wesentlichen vor, auf Abbildung 13 ("Bild 15") abgestellt zu haben, obwohl diese Abbildung unbestrittenerweise bereits mit der Klage ein- gereicht wurde. Dass die Beschwerdef?hrerin zu diesem Bild nicht Stellung h?tte nehmen k?nnen, ist weder dargetan noch ersichtlich. Ihre Austhrungen zum sind haltlos, wurde doch die Abbildung von einer der Verfahrensparteien und nicht vom Bundespatentgericht in den Prozess eingebracht. Dass auf die ent- sprechende Beilage bzw. sogar auf das Bild selbst im Prozess Bezug genommen wurde, zeigt die Beschwerdegegnerin in der Beschwerde- antwort detailliert auf, was die Beschwerdef?hrerin in der Replik nicht bestreitet. Die Beschwerdef?hrerin bringt vor, die Vorinstanz habe in willkUrlicher Weise die Anspruchsmerkmale und (Patentanspruch 10) in der streitgegenst?ndlichen Ausf?hrung als erfL'Jllt angesehen, in der Ent- Seite 9 gegenhaltung 1 (US 6'585'662 B1, E1) trotz technischer Uberein- stimmung aus Sicht der Definition der hingegen nicht. Dabei verkennt sie, dass nach st?ndiger des Bundesgerichts WillkiJr in der Rechtsanwendung nur dann vorliegt, wenn der angetoohtene offensichtlich unhaltbar ist, mit der tats?chlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen krass verletzt oder in stossen- der Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderl?uft. Dass eine ande- re Losung ebenfalls als vertretbar oder gar zutretfender erscheint, genL'Igt nicht (BGE 140 167 E. 2.1 mit Hinweis). Die Beschwerde- ftihrerin beschr?nkt sich darauf, Ahnlichkeiten zwischen der streitge- genst??tndlichen Ausftihrung und der E10 aufzuzeigen. Sie fiihrt etwa aus, dass sowohl bei der E1 wie bei der angegriffenen Ausftihrungs- form die als Teil des Flansches im Sinne der vor- instanzlichen Definition der dem Geh?useteil angeformt seien. Dass es offensichtlich unhaltbar were, von der Nicht- tibereinstimmung der Ausftihrungsvarianten in technischer Hinsicht auszugehen, wird damit jedoch noch nicht dargetan. In Zusammenhang mit dem geriigten Verzicht auf die Befragung von Terence K. Jones als Zeuge iegt die Beschwerdef?hrerin nicht dar, welche bezeugenden Tatsachen nur Herr Jones ais angeblicher Miter- finder der E1 unmittelbar wahrgenommen haben soil (vgl. in: Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, 3 zu Art. 175 ZPO, wonach ein sach- verst?ndiger Zeuge unersetzbar sei). Das ihres Erachtens ertorderli- che Fachwissen in Bezug auf E1 duroh die Abnahme eines Gut- achtens (Art. 168 Abs. 1 iit. ZPO) eingehoit werden konnen. Einen Beweisantrag stellte olie Beschwerdefijhrerin jedoch soweit ersichtlich nicht bzw. belegt sie in der Beschwerde nicht. 4. Die Beschwerdet?hrerin kritisiert die Ausf?hrungen des Bundespatent? gerichts in Bezug auf den Kausalzusammenhang zwischen den Dup- liknoven und der verbalen der 4.1 Sie beanstandet zun?chst, dass die Vorinstanz infolge des bun- desgerichtlichen keinen Schrittenwechsel angeordnet hat. Sie rtigt eine willkijrrliche Sachverhaitsteststeliung sowie eine Verlet- zung der Verhandlungsmaxime. Sie bringt vor, die verbale kung sei tiJIr E10 und die Ubrigen Dupliknoven urs?tchlich gewesen und Seite 10 nicht umgekehrt, sei diese doch bereits in der erganzenden Replik vor- genommen worden. Sie kritisiert die vorinstanzlichen Ausf'Lihrungen in Bezug auf die Frage der Voraussehbarkeit der Dupliknoven. Eine isolierte Betrachtung der Voraussehbarkeit der E10, ohne andere Entgegenhaltungen bzw. den Stand der Technik in die Betrachtung einzubeziehen, sei falsch. Relevant sei nicht nur die Vorhersehbarkeit einer einzelnen Entgegenhaitung, sondern vielmehr die "Voraussehbar- keit, wie der Anspruch des Streitpatentes aus Sicht der Klagerin formuiiert werden kann, dass es gegeniiber dem Stand der Technik insgesamt stand- hait". Da die Beschwerdegegnerin ausdr?cklich dargelegt habe, sie habe von Beginn des Prozesses an den Wortlaut der notwendigen abgegrenzten Anspruchsfassung gekannt, k?'mne eine konkrete im Prozessverlauf spater eingef?hrte Entgegenhaltung nie spezifisch kausal fiir eine verbale sein. Es lasse sich nicht sagen, dass die E10 die verursacht habe. Die Beschwerde- gegnerin habe sich immer auf den Standpunkt gestellt, die verbale stehe bereits seit Klageanhebung fest und habe sich schon bereits vor der Duplik zu einer identischen ver- anlasst gesehen. Zudem habe das Bundespatentgericht zu Unrecht die als unverziigiich erachtet, obwohl zwischen Kennt- nis der Noven und Reaktion 25 Tags verstrichen seien. Dass die Vorinstanz der Beschwerdegeg?nerin eine Frist zur Stellungnahme an- setzte und diese nach Aktenschiuss gar erstreckte, enthebe die Be- schwerdegegnerin nicht von ihrer Pflicht zur unverziiglichen Noven- eingabe. Die Beschwerdefiihrerin rUgt im Weiteren einen Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Giauben und das Novenrecht sowie die Missachtung des RUckweisungsurteils. Dabei wiederholt sie mit Hin- weis auf Ausziige aus den der Beschwerdegegnerin, class diese wahrend des ganzen Verfahrens die Auffassung vertreten habe, ihr sei der eingeschrankte Anspruch seit Klageanhebung be- kannt. Die Vorinstanz habe sich zu Unrecht darauf beschrankt, auf? zuzeigen, dass die Beschwerdegegnerin ihren eingeschrankten An- spruch u.a. auch der E10 gegenijbergestellt habe. Dies geniige jedoch nicht, w'Lirde doch sonst jede im Stand der Technik enthaltene Entge- genhaltung die vom Bundesgericht festgesetzten Kriterien erfijilen. Das Bundespatentgericht d?rfe nicht einerseits diese Kriterien so ver- allgemeinern, dass eine beliebige Entgegenhaitung diese erfiille und andererseits das Kriterium der Voraussehbarkeit spezifisch nur auf die E10 priifen. Die blosse chronologische Reihenfolge der Dupliknoven und der (erneuten) verbalen reiche nicht aus, um die vom Bundesgericht statuierten Anforderungen zu erf?llen, weshalb Seite 11 das Bundespatentgericht den missachtet ha- be. Die Beschwerdef?hrerin bringt weiter vor, die Vorinstanz habe die Eventualmaxime verletzt. Zum erneuten Male macht sie geltend, die Beschwerdegegnerin habe sich auf den Standpunkt gestellt, die verba- Ie sei implizit schon aus der Klage hervorgegangen. Angesichts dessen habe sie gegen die Eventualmaxime verstossen, indem sie die verbale erst mit der erg?nzenden Replik vorgenommen habe. In diesem Zusammenhang hebt sie Widerspru- che im Verhalten der Beschwerdegegnerin hervor und rUgt eine Verlet- zung des Grundsatzes von Treu und Glauben. Wie schon vor der Vorinstanz macht die Beschwerdef?hrerin geltend, bei der handle es sich um ein prozessuales Gestal- tungsrecht, weshalb "die novenrechtlichen Voraussetzungen bzw. die spe- zifische Verursachung der durch Dupliknoven sowohl in Bezug auf die darin enthaltene Wiilenserkl?rung wie auch auf den der Willenserkl?- rung zugrundeliegenden Sachverhalt" zu prUfen seien. Zudem sei es treu- widrig, ein Gestaltungsrecht erst nach bzw. erst im auszu?ben. Sie n'Jgt im Ubrigen eine Verletzung des Grundsatzes der Waffengleichheit zwischen den Parteien. Dabei bringt sie insbesondere vor, ihr sei im an die Stellungnahme zur Duplik keine Frist f'L'Ir einen gleichwertigen Schriftsatz gesetzt wor- den. Obwohl die Beschwerdef?hrerin diese Asymmetrie ger?gt habe, habe die Vorinstanz ihr einen zus?tzlichen Schriftsatz verweigert, was einer Verletzung von Art. 8 Abs. 1 und Art. 29 Abs. 1 EV gleichkomme. Zuletzt macht sie geltend, das Bundespatentgericht habe ihr rechtli- ches Geh?r verletzt. Sie bringt vor, das Bundespatentgericht habe im anden zu Unrecht die Vorbringen betreffend die Auslegung eines technischen Begriffs nicht ber?cksich- tigt und das hierf?r beantragte Beweismittel der Zeugenaussage nicht abgenommen. Die vorn Bundesgericht nur prima facie gepr?ften Fra- gen eeien noch von der Vorinstanz zu pr?fen gewesen. Indem das Bundespatentgericht pauschal auf das eigene aufgehobene Urteil verwiesen habe, ohne diese Fragen zu behandeln, habe es seine Be- verletzt. 4.2 4.2.1 Sofern sich die Beschwerde?jhrerin auf den Umstand bezieht, dass die Beschwerdegegnerin die der Patentanspr?- che bereits in der sog. erg?nzenden Replik vornahm, haben ihre Vor- bringen wie erw?hnt (ng. oben E. 3.2.2) aufgrund der Bindung des bundesgerichtlichen unber?cksichtigt zu bleiben. Denn, w?re dies gewesen, h?tte eine R?ck- Seile 12 weisung unterbleiben k?nnen. Es kann daher auch offenbleiben, ob die Beschwerdef?hrerin im ersten Beschwerdeverfahren Uberhaupt Vorbringen erhob. Dies gilt im Ubrigen auch fl'Jr die Be- hauptung, die Beschwerdegegne?rin habe sich immer auf den Stand- punkt gestellt, die stehe "bereits seit Klageanhebung" fest [Beschwerde, insb. R2. 32]. 4.2.2 4.2.2.1 Damit Dupliknoven als kausal fUr eine Noveneingabe erachtet werden, ist erforderlich, dass einerseits (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst haben, andererseits dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Re- aktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind E. 2.5.2). Wie erw?'lhnt (vgl. oben, E. 2.2), hat die Vorinstanz im angefochtenen gepr?ft, ob diese Kriterien erf?llt sind. Dabei f?hrte sie insbesondere aus, eine Betrachtung der spezifischen Argu- mentation der Beschwerdegegnerin in der Stellungnahme zur Duplik zeige, dass die verbale d.h. die Kombination des er- teilten unabh?ngigen Anspruchs 1 mit den von ihm abh?ngigen An- spr?chen 4 und 10 als spezifische Reaktion auf E10 erfolgt sei. Genau die zus?tzlichen Merkmale j) und durch welche der einge- schr?nkte Patentanspruch sich von der erteilten Fassung unterschei? de, seien durch das Dokument E10 nicht offenbart. Folglich seien "ge? nau jene abh?ngigen Anspr?che in ihrer Kombination von Dokument E10 abgegrenzt, die mit dem unabh?ngigen Anspruch 1 kombiniert werden", was insbesondere die wiederholte spezifische Bezugnahme auf E10 in der Begr?ndung der Beschwerdegegnerin fL'Jr die zeige [angefochtener insb. R2. 17]. 4.2.2.2 Die Beschwerdef?hrerin vermag die Erw?gungen der Vorin- stanz nicht als darzutun. Sie r?gt die isolierte Be- trachtung der E10, ohne dass andere Elemente in die Betrachtung ein- bezogen worden seien. Welche anderen konkreten Elemente in die Pr?fung zwingend h?tten einbezogen werden m?ssen, Iegt sie hinge- gen nicht dar. pauschaler Hinweis auf "andere Entgegenhaltungen" bzw. auf den "Stand der Technik" ist dabei unbehel?ich. Weshalb eine ?beliebige Entgegenhaltung" nach dem angefochtenen Teilurteil die an den Kausalzusammenhang gestellten Anforderungen erf?llen w?rde, ist nicht ersichtlich. Weiter verm?gen die nicht leicht nachvollziehba- ren Aust'Ihrungen der Beschwerdef?hrerin zur Aus?bung eines pro- zessualen Gestaltungsrechts nicht darl'Jber hinwegzut?uschen, dass es vorliegend einzig um die PrUfung der Zul?ssigkeit der kung als Novum im Sinne von Art. 229 ZPO geht, die vorliegend keine Seite 13 Unterscheidung zwischen der des Patentanspruches und der Willenserklarung erfordert. Zuletzt liegt keine Verletzung des Anspruches der Beschwerdefijhrerin auf rechtliches Gehc?ir vor, da das Bundespatentgericht infolge des R'Lickweisungsent- scheides die Frage des Kausalzusammenhangs zu be- handeln hatte (ng. oben E. 3. 2.1). Die Ausf?hrungen der Beschwer- defijhrerin zum Grundsatz der Waffengleichheit sind unbeachtlich, erhob sie doch keine R?ge innerhalb der Beschwerde- frist nach dem Teilurteil vom 18. Dezember 2018. im Rahmen ihrer Ausf?hrungen zur Waffengleichheit in ihrer Beschwerde vom 1. Feb- ruar 2019 riigte sis in der Tat nicht, im an die Stellungnah- me zur Duplik sei ihr keine Frist fLir einen gleichwertigen Schriftsatz gesetzt worden. 4.2.3 Zur Frage der Rechtzeitigkeit der ist der Vorin- stanz darin beizupflichten, class in der Lehre kontrovers diskutiert wird, was unter "ohne Verzug" im Sinne Art. 229 Abs. 1 ZPO zu verstehen ist. Umstritten ist insbesondere die Frage, ob Noven immer unverziig- lich nach deren Entdeckung in einer unaufgeforderten Eingabe einge? bracht werden mossen oder ob damit bis zum Beginn der Hauptver- handlung zugewartet werden darf (vgl. dazu z.B. des Replikrechts im Zivilprozess eine Repiik, in: AJP 2017und insb. FN 12). Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob das Zuriickbehalten eines Novums bis zur Haupt- verhandlung, die u.U. Wochen oder gar Monate nach der Novenent? deckung stattfindet, sich mit dem Grundsatz von Treu und Glauben vereinbaren lasst. Wie die Vorinstanz richtig ausfiihrt, muss in casu jedoch beachtet werden, dass der Klagerin zusammen mit der Zu- stellung der Duplik mit Schreiben vom 9. Juni 2017 eine Frist bis zum 26. Juni 2017 zur Stellungnahme angesetzt wurde, die angesichts der zahlreichen neuen Vorbringen in der Duplik bis zum 7. Juli 2017 er- streckt wurde. Die Beschwerdegegnerin hat unbestrittenerweise ihr Novum innerhalb der erstreckten richterlichen Frist zur Stellung- nahme eingebracht. Die Bedenken der Vorinstanz, wonach eine Ver- pflichtung zur sofortigen Reaktion unabhangig von einer laufenden lan- geren richterlichen Frist zur Stellungnahme zu einem separaten unfruchtbaren fl'ihren k?nnte, sind berechtigt. Angesichts dessen hat das Bundespatentgericht kein Bundesrecht verletzt, indem es eine separate sofortige Noveneingabe in casu fiir nicht erforderlich hielt. 4.2.4 Die gegen das angefochtene Teilurteil erhobenen Riigen erwei- sen sich folglich als unbegriindet. Die vorinstanzliche Priifung des Seite 14 Kausalzusammenhanges ist nicht zu beanstanden. Entgegen der An- sicht der Beschwerdefiihrerin ist nicht ersichtlich, weshalb das Bun- despatentgericht einen weiteren Schriftenwechsel h?tte anordnen mossen, verfiigte es doch fiber s?imtliche Elemente, um iiber die Fra- ge der Zul?ssigkeit der verbalen aus prozessualer Sicht zu 5. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Die Be? schwerdefiihrerin wird kosten- und (Art. 66 Abs. 1 und 68 Abs. 2 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Die von Fr. 20'000 werden der Beschwerdefiihrerin auferlegt. 3. Die Beschwerdef'Lihrerin hat die Beschwerdegegnerin mit Fr. 22'000 f'Lir das bundesgerichtiiche Verfahren zu 4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt. Lausanne,17.Juni2020 lm Namen der l. ziviirechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Die Pr?sidentin: Der Kiss . Curchod Seite 15